Corte Suprema de EE. UU.
La Corte Suprema le da a Jack Daniel’s la oportunidad de probar la infracción en el caso de parodia de la marca registrada ‘Bad Spaniels’
Una botella de whisky Jack Daniel’s Tennessee se muestra junto a un juguete para perros «Bad Spaniels». Foto de Jessica Gresko/The Associated Press.
No existe una «protección especial de la Primera Enmienda» para las parodias de productos que usan marcas registradas como sus propias marcas registradas, dictaminó el jueves la Corte Suprema de EE. UU. en un caso que involucra a Jack Daniel’s y al fabricante de un juguete para perros de parodia.
La Corte Suprema anuló por unanimidad una decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. en San Francisco que sostenía que el juguete para perros de parodia tiene derecho a la protección de la Primera Enmienda como una obra expresiva con un mensaje humorístico.
Jack Daniel’s había afirmado que la decisión del 9º Circuito “transforma injustificadamente el humor en una tarjeta libre de la Ley Lanham”, refiriéndose a la ley federal que protege las marcas registradas.
El caso fue presentado por la empresa de juguetes para perros VIP Products, que solicitó un juicio declaratorio después de que Jack Daniel’s exigiera que dejara de vender su juguete para perros «Bad Spaniels». Jack Daniel’s contrademandó, alegando que VIP Products infringió y diluyó sus marcas registradas.
El juguete de Bad Spaniels tiene aproximadamente el mismo tamaño y forma que una botella de Jack Daniel’s. La etiqueta de Jack Daniel’s dice: «Viejo No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whisky». La etiqueta del juguete Bad Spaniels la reemplaza con la frase: «El viejo número 2 en tu alfombra de Tennessee».
El Noveno Circuito había solicitado Rogers prueba, llamada así por una decisión de 1989 de un tribunal federal de apelaciones en una demanda de la estrella musical Ginger Rogers contra los productores de la película jengibre y fred. El Rogers contra Grimaldi La decisión sostuvo que la Ley Lanham no se aplica a las obras artísticas a menos que el interés público en evitar la confusión supere el interés público en la libre expresión.
Sin embargo, el Tribunal Supremo dictaminó que la Rogers La prueba no se aplica cuando un presunto infractor utiliza una marca comercial para designar la fuente de los productos infractores.
“Ese tipo de uso cae dentro del corazón de la ley de marcas registradas y no recibe la protección especial de la Primera Enmienda”, dijo la Corte Suprema en su opinión del 8 de junio de la jueza Elena Kagan.
La Corte Suprema tampoco estuvo de acuerdo con la conclusión del Noveno Circuito de que no hay dilución debido a la exención de la ley de marcas registradas para el uso “no comercial” de las marcas registradas. El Noveno Circuito había razonado que la exención se aplicaba porque el juguete para perros comunicaba un mensaje.
“El uso de una marca no cuenta como no comercial”, escribió Kagan, “solo porque parodia o comenta de otro modo los productos de otra persona”.
Kagan dijo que la exclusión no comercial no protege la parodia cuando un acusado usa una marca similar a la marca registrada de otro como propia.
A pedido, dijo Kagan, los tribunales inferiores deben considerar si es probable que el juguete Bad Spaniels cause confusión al consumidor, una prueba de infracción.
“Pero el mensaje expresivo de una marca registrada, particularmente uno paródico, como afirma VIP, puede figurar correctamente en la evaluación de la probabilidad de confusión”, dijo Kagan.
Kagan enfatizó que la decisión es limitada.
“No decidimos si la prueba de Rogers es alguna vez apropiada o hasta dónde llega la exclusión del ‘uso no comercial’”, escribió.
Punta de sombrero para el blog SCOTUS.